Vous créez une entreprise avec un associé.
Ensemble, vous développez une marque, un logo, un site internet et une clientèle. Votre société investit des milliers de francs dans sa publicité et sa réputation.
Puis les relations se détériorent.
Vous découvrez alors que votre associé a enregistré la marque à son nom personnel, et non à celui de la société.
Il prétend désormais en être propriétaire et menace de vous interdire de l'utiliser.
Peut-il réellement s'approprier la marque de votre entreprise ?
Celui qui dépose la marque en est-il forcément propriétaire ?
En Suisse, le droit à la marque naît en principe de son enregistrement.
Si votre associé a déposé la marque en son propre nom, il apparaît donc officiellement comme son titulaire.
Mais cela ne signifie pas nécessairement que ses droits sont incontestables.
Il faut notamment examiner les accords conclus entre les associés, les circonstances du dépôt et les droits dont disposait déjà la société.
Le fait que votre entreprise ait financé le logo, le site internet ou les campagnes publicitaires ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir qu'elle est titulaire de la marque.
Et si mon associé a déposé la marque à mon insu ?
La situation peut être particulièrement problématique lorsque le dépôt intervient dans le cadre d'une relation de confiance.
L'article 4 de la loi fédérale sur la protection des marques (LPM) prévoit notamment qu'une marque enregistrée sans autorisation par un agent, un représentant ou un autre utilisateur autorisé peut être privée de protection.
Cette disposition vise certaines situations dans lesquelles une personne profite d'une relation commerciale pour s'approprier une marque sur laquelle une autre personne dispose de droits préférentiels.
Mais attention : un simple conflit entre associés ne suffit pas automatiquement à rendre cette disposition applicable. Plusieurs conditions juridiques doivent être réunies.
Si votre associé était également administrateur ou gérant de la société, ses obligations de fidélité et la question d'un éventuel conflit d'intérêts peuvent également entrer en considération.
Puis-je récupérer la marque ?
Potentiellement, oui.
L'article 53 LPM prévoit une action judiciaire permettant, sous certaines conditions, d'obtenir la cession d'une marque usurpée.
Autrement dit, il peut être possible de demander au tribunal que la marque soit transférée à son véritable ayant droit, plutôt que simplement annulée.
Il faut toutefois agir rapidement : cette action est soumise à un délai de péremption de deux ans, calculé selon les circonstances à partir de la publication de l'enregistrement ou du retrait du consentement.
D'autres moyens juridiques peuvent également entrer en considération, notamment sur la base des contrats conclus, du droit des sociétés ou de la concurrence déloyale.
Et si mon associé menace d'interdire l'utilisation de la marque ?
Le problème devient particulièrement sérieux lorsque la marque constitue l'identité commerciale de l'entreprise.
Une interdiction d'utilisation pourrait imposer un changement de nom, de logo, d'emballage ou de site internet, avec des conséquences financières considérables.
Selon les circonstances et si les conditions légales sont réunies, des mesures provisionnelles peuvent être envisagées pour protéger les droits concernés dans l'attente d'une décision judiciaire.
Il est donc important d'agir avant que le conflit ne compromette l'activité de la société.
Comment éviter ce problème ?
Lors de la création d'une entreprise, les associés devraient déterminer clairement à qui appartiennent les marques et les autres droits de propriété intellectuelle.
Lorsque la marque est destinée à être un actif de la société, il est généralement préférable de la déposer directement au nom de celle-ci.
Les statuts, contrats entre associés et éventuelles conventions de cession ou de licence doivent également être cohérents avec cette organisation.
Une marque peut représenter une partie essentielle de la valeur d'une entreprise. Sa titularité ne devrait jamais être laissée au hasard.
Le bon réflexe
Si votre associé a enregistré la marque de votre entreprise à son nom, ne considérez pas que la situation est nécessairement irréversible.
Il faut examiner les documents de constitution, les accords entre associés, l'historique de la marque et les circonstances de son dépôt.
Une intervention juridique rapide peut permettre de négocier un transfert ou, si nécessaire, d'engager une procédure pour faire reconnaître les droits du véritable ayant droit.
Bénard Avocats Sàrl accompagne les entreprises et leurs associés dans les litiges relatifs aux marques, à la propriété intellectuelle et aux conflits entre associés.
Disclaimer : Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. Les possibilités d'action dépendent des circonstances particulières et des droits en présence.